作者：于寶慶 合伙人、國內(nèi)化學(xué)部經(jīng)理、資深專利代理師
近年來，隨著我國的專利申請量的增加以及專利局對申請質(zhì)量要求的提高，產(chǎn)生大量的非正常申請。例如，2019年因?yàn)榉钦Ｉ暾埗缮暾埲酥鲃映坊氐陌讣?shù)量可能超過20萬件。
非正常申請?jiān)从诜钦Ｉ暾垖＠男袨?，而非正常申請專利的行為則源自依據(jù)專利局第75號局令修改的《關(guān)于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定》，其原則是提交或者代理提交專利申請的，應(yīng)當(dāng)遵照法律、法規(guī)和規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，恪守誠實(shí)信用原則，不得從事非正常申請專利的行為，以規(guī)范申請專利的行為，維護(hù)正常的專利工作秩序。
更具體地，非正常申請專利的行為是指：
(一)同一單位或者個人提交多件內(nèi)容明顯相同的專利申請；
(二)同一單位或者個人提交多件明顯抄襲現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的專利申請；
(三)同一單位或者個人提交多件不同材料、組分、配比、部件等簡單替換或者拼湊的專利申請；
(四)同一單位或者個人提交多件實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或者技術(shù)效果明顯編造的專利申請；
(五)同一單位或者個人提交多件利用計(jì)算機(jī)技術(shù)等隨機(jī)生成產(chǎn)品形狀、圖案或者色彩的專利申請；
(六)幫助他人提交或者專利代理機(jī)構(gòu)代理提交本條第一項(xiàng)至第五項(xiàng)所述類型的專利申請。
產(chǎn)生非正常申請的主要原因包括：高新技術(shù)企業(yè)/園區(qū)的考核指標(biāo)；企業(yè)/省市業(yè)績的考核指標(biāo)；政府補(bǔ)貼的標(biāo)的；專利投資/運(yùn)營機(jī)構(gòu)的大量、批量申請等。例如，申請專利就給補(bǔ)助，補(bǔ)助超過申請費(fèi)用，導(dǎo)致申請之后就再無后繼動作；授權(quán)就給補(bǔ)助，導(dǎo)致大量無實(shí)質(zhì)技術(shù)改進(jìn)的實(shí)用新型申請?？梢?，國家、地方、部門的政策引導(dǎo)，是導(dǎo)致大量非正常申請的一個重要原因。另外，早年專利局追求受理/授權(quán)數(shù)量和審查標(biāo)準(zhǔn)寬松，又是一個重要原因。
非正常申請可以視情節(jié)導(dǎo)致如下后果：
1、不予費(fèi)用減繳：申請人不予減繳專利費(fèi)用，已經(jīng)減繳的，要求補(bǔ)繳已經(jīng)減繳的費(fèi)用，情節(jié)嚴(yán)重的，自本年度起五年內(nèi)不予減繳專利費(fèi)用。
2、通報(bào)批評，納入信用平臺：在國家知識產(chǎn)權(quán)局政府網(wǎng)站及《中國知識產(chǎn)權(quán)報(bào)》上予以通報(bào)，納入全國信用信息共享平臺。
3、申請數(shù)量不計(jì)：在國家知識產(chǎn)權(quán)局的專利申請數(shù)量統(tǒng)計(jì)中扣除非正常申請專利的數(shù)量。
4、不予資助獎勵：不予資助或者獎勵，已經(jīng)資助或者獎勵的，全部或者部分追還，情節(jié)嚴(yán)重的，自本年度起五年內(nèi)不予資助或者獎勵。
5、刑事責(zé)任：通過非正常申請專利的行為騙取資助和獎勵，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，依法移送有關(guān)機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
在實(shí)際操作中，專利局采取“機(jī)檢”與“人判”相結(jié)合的方式判斷是否是非正常申請。即在初審時利用智能檢索系統(tǒng)為每件申請打分，凡是具有4、5星級機(jī)檢推送報(bào)告的申請，均屬于疑似低質(zhì)量申請，并將這些申請推送給相關(guān)的初審審查員進(jìn)行判斷，如果判斷為非正常申請，則發(fā)通知書通知申請人放棄這些申請或者挑選其中之一進(jìn)行意見陳述；如果難以判斷，則(發(fā)明)案件帶著星級進(jìn)入實(shí)審，由實(shí)審審查員按照原則進(jìn)行實(shí)審：盡量選擇簡明易行的處理方式，力爭盡快結(jié)案，盡量避免出現(xiàn)復(fù)雜的處理結(jié)果。例如，(1)如果對一件低質(zhì)量申請可以使用多項(xiàng)法律條款進(jìn)行處理，應(yīng)優(yōu)先選用簡明且便于快速駁回的條款，如專利法第2條第3款、專利法第5條、專利法第26條第3款、專利法第26條第4款等；對有4、5星級機(jī)檢推送報(bào)告的申請，可使用專利法第22條第2款進(jìn)行明顯新穎性審查；對明顯涉嫌低質(zhì)量申請的案件，如果各項(xiàng)實(shí)質(zhì)性駁回條款都不適用，可主動進(jìn)行明顯新穎性檢索。(2)簡化審查通知書和駁回決定的撰寫。結(jié)合上述各種低質(zhì)量申請的審查方式，有針對性地編制各種對應(yīng)的審查通知書模版；審查員在處理低質(zhì)量申請時直接套用對應(yīng)的通知書模版，只填寫少量文字即可簡單快速地發(fā)出通知書。在多補(bǔ)駁回決定的撰寫中，案由部分僅寫明駁回所針對缺陷的審查過程即可，理由部分僅寫明最后針對的文本仍存在的缺陷即可。(3)盡量減少發(fā)通知次數(shù)。在發(fā)出審查通知書時盡量做到一次述盡，對修改后可能出現(xiàn)的超范圍、缺少必要技術(shù)特征等問題應(yīng)盡量提前告知，爭取減少發(fā)通知次數(shù)，做到盡早駁回或視撤。
如果收到初審階段的屬于非正常申請的通知書，申請人可以全部撤回案件，也可以保留其中的一件，還可以進(jìn)行意見陳述。如果這些申請屬于前述(一)和/或(二)的情形，建議全部撤回；如果這些申請屬于前述(三)和/或(四)的情形，建議保留其中的一件或者逐件地進(jìn)行意見陳述。
陳述意見時，建議從技術(shù)、法律、經(jīng)濟(jì)三個角度論述每件申請不是通過簡單的替換或拼湊而得到的，而是具有技術(shù)價值、法律價值和經(jīng)濟(jì)價值的正常專利申請。例如，
關(guān)于技術(shù)價值，可以著眼以下方面：
(1)比對相關(guān)申請之間的技術(shù)方案、區(qū)別技術(shù)特征、技術(shù)效果、實(shí)施方式、實(shí)例中的數(shù)據(jù)；
(2)結(jié)合申請的內(nèi)容，論述相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)/改進(jìn)特點(diǎn)。
關(guān)于法律價值，可以著眼以下方面：
(1)強(qiáng)調(diào)缺乏單一性，無法合案申請；
(2)申明沒有提交非正常申請的動機(jī)。
關(guān)于經(jīng)濟(jì)價值，可以著眼以下方面：
(1)具體論述每一專利申請?jiān)谙鄳?yīng)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)價值；
(2)強(qiáng)調(diào)專利布局的目的就是為了保障專利權(quán)人的利益，符合專利法的立法宗旨。
如果初審審查員接受了申請人的意見陳述，則這些申請轉(zhuǎn)為正常申請；如果初審審查員不接受，則這些申請帶著機(jī)檢等級標(biāo)記進(jìn)入后繼的審查程序，由實(shí)審審查員處理，其目標(biāo)一般是盡早駁回。
盡管非正常申請的主要規(guī)定是針對申請人的，但是情節(jié)嚴(yán)重時，也會處罰相應(yīng)的代理機(jī)構(gòu)，所以代理師在處理類似申請或者系列申請時，務(wù)必要謹(jǐn)慎應(yīng)對，盡可能避免前述(一)至(六)的行為。