作者：王丹 專利代理師
在專利申請(qǐng)文件中，規(guī)范的術(shù)語(yǔ)表達(dá)對(duì)于說(shuō)明書技術(shù)內(nèi)容的充分公開(kāi)以及權(quán)利要求保護(hù)范圍的準(zhǔn)確確定具有重要的影響。尤其是當(dāng)該術(shù)語(yǔ)是用于表達(dá)發(fā)明的必要技術(shù)特征時(shí)，不規(guī)范的術(shù)語(yǔ)表達(dá)將會(huì)導(dǎo)致發(fā)明的技術(shù)手段含糊不清、進(jìn)而導(dǎo)致所屬領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法實(shí)施其技術(shù)方案。因此，專利申請(qǐng)文件中術(shù)語(yǔ)的嚴(yán)謹(jǐn)表達(dá)對(duì)于專利的授權(quán)與確權(quán)具有重要的意義。
然而，在專利申請(qǐng)實(shí)務(wù)中，仍然存在各種造成術(shù)語(yǔ)表達(dá)不清楚的現(xiàn)象，包括使用不規(guī)范的書寫、多義詞、功能性術(shù)語(yǔ)、自定義術(shù)語(yǔ)等情形。
對(duì)自定義術(shù)語(yǔ)類技術(shù)特征來(lái)講，其含義在說(shuō)明書中必須是明確的，對(duì)于所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，不會(huì)因?yàn)樵撟远x術(shù)語(yǔ)的使用而對(duì)包含該自定義術(shù)語(yǔ)的權(quán)利要求的保護(hù)范圍造成理解困難和理解錯(cuò)誤。本文將著眼于“自定義術(shù)語(yǔ)”，提出在使用“自定義術(shù)語(yǔ)”中容易出現(xiàn)的問(wèn)題以及建議。
在《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.2.7節(jié)有如下規(guī)定：“說(shuō)明書應(yīng)當(dāng)使用發(fā)明或者實(shí)用新型所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)術(shù)語(yǔ)。對(duì)于自然科學(xué)名詞，國(guó)家有規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)采用統(tǒng)一的術(shù)語(yǔ)，國(guó)家沒(méi)有規(guī)定的，可以采用所屬技術(shù)領(lǐng)域約定俗成的術(shù)語(yǔ)，也可以采用鮮為人知或者最新出現(xiàn)的科技術(shù)語(yǔ)，或者直接使用外來(lái)語(yǔ)（中文音譯或意譯詞），但是其含義對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)必須是清楚的，不會(huì)造成理解錯(cuò)誤；必要時(shí)可以采用自定義術(shù)語(yǔ)，在這種情況下，應(yīng)當(dāng)給出明確的定義或者說(shuō)明。”
由此可見(jiàn)，上述規(guī)定為自定義術(shù)語(yǔ)的使用提供了合法化的途徑。相信大多數(shù)代理師對(duì)《專利審查指南》第二部分第二章第2.2.7節(jié)都有一定的了解，然而在實(shí)務(wù)中，對(duì)于自定義術(shù)語(yǔ)的不正確使用的情況還是屢見(jiàn)不鮮。
1.有無(wú)必要使用自定義術(shù)語(yǔ)
使用自定義術(shù)語(yǔ)固然能夠幫助申請(qǐng)文件避開(kāi)能夠評(píng)價(jià)其三性的對(duì)比文件，例如使用“收發(fā)信機(jī)”自定義術(shù)語(yǔ)代替“手機(jī)”。然而在目前的司法實(shí)踐中，如果“自定義術(shù)語(yǔ)”與對(duì)比文件公開(kāi)的技術(shù)內(nèi)容僅僅在表述上存在差異，但是技術(shù)實(shí)質(zhì)相同或等同，那么該技術(shù)特征就屬于缺乏創(chuàng)造性的情形。
因此，如果“自定義術(shù)語(yǔ)”實(shí)質(zhì)上表達(dá)的特征對(duì)應(yīng)有統(tǒng)一的技術(shù)術(shù)語(yǔ)或本領(lǐng)域的慣常術(shù)語(yǔ)，則此時(shí)應(yīng)慎用自定義術(shù)語(yǔ)。
2.謹(jǐn)慎對(duì)待發(fā)明人給出的“慣用術(shù)語(yǔ)”
發(fā)明人在技術(shù)交底書中通常會(huì)使用他所認(rèn)為的“慣用術(shù)語(yǔ)”描述技術(shù)方案，在一具體案例中，代理師使用了發(fā)明人所提供的“飛機(jī)夾”一詞用于權(quán)利要求中。在審查程序中該自定義術(shù)語(yǔ)被審查員判定為不符合《專利法》第26條第4款的規(guī)定。實(shí)質(zhì)上，“飛機(jī)夾”是口語(yǔ)化的表述，其真實(shí)的表達(dá)應(yīng)是“止流夾”。然而由于說(shuō)明書中未對(duì)“飛機(jī)夾”進(jìn)行解釋，并且“飛機(jī)夾”經(jīng)搜索還有其他含義，從而給審查意見(jiàn)的答復(fù)帶來(lái)了極大的難度。
因此，代理師不僅應(yīng)與發(fā)明人確認(rèn)該慣用術(shù)語(yǔ)是否為本領(lǐng)域的通用技術(shù)術(shù)語(yǔ)，還應(yīng)自行查找資料求證，以防被發(fā)明人誤導(dǎo)。若確定該“慣用術(shù)語(yǔ)”并非為本領(lǐng)域的通用技術(shù)術(shù)語(yǔ)，代理師若使用了該“慣用術(shù)語(yǔ)”，則應(yīng)按照“自定義術(shù)語(yǔ)”的相關(guān)要求在說(shuō)明書中進(jìn)行解釋。
3.在利用自定義術(shù)語(yǔ)體現(xiàn)上位概念時(shí)，該自定義術(shù)語(yǔ)應(yīng)在說(shuō)明書中解釋
在撰寫實(shí)務(wù)中，特別是對(duì)于權(quán)利要求書的撰寫，代理師或申請(qǐng)人經(jīng)常會(huì)使用自定義術(shù)語(yǔ)，以做上位化表達(dá)，凸顯或適應(yīng)發(fā)明構(gòu)思。
《專利法》第56條規(guī)定，說(shuō)明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。因此在解釋權(quán)利要求時(shí)，說(shuō)明書及附圖作為“內(nèi)部證據(jù)”相對(duì)于申請(qǐng)文件之外的其他文件而言具有一定的優(yōu)先性。因此在目前的司法實(shí)踐中，如果爭(zhēng)議的技術(shù)術(shù)語(yǔ)在本領(lǐng)域沒(méi)有通用含義，但說(shuō)明書對(duì)技術(shù)術(shù)語(yǔ)有明確的界定，則應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書的界定解釋該技術(shù)術(shù)語(yǔ)。
在福建多棱鋼業(yè)集團(tuán)有限公司起訴啟東市八菱鋼丸有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)的糾紛案中，爭(zhēng)議的焦點(diǎn)之一為，權(quán)利要求1中的技術(shù)術(shù)語(yǔ)“兩級(jí)破碎”應(yīng)當(dāng)如何理解，最高人民法院認(rèn)為，涉案專利說(shuō)明書中的記載指明了“兩級(jí)破碎”具有的特定含義，并且該界定明確了涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍，則應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書的界定理解權(quán)利要求用于的含義。
此外，在權(quán)利要求因采用自定義術(shù)語(yǔ)表達(dá)上位概念或概括方式而導(dǎo)致權(quán)利要求的保護(hù)范圍大于說(shuō)明書具體實(shí)施方式的情形時(shí)，容易導(dǎo)致權(quán)利要求書和說(shuō)明書中同一自定義術(shù)語(yǔ)所表達(dá)的含義不一致的問(wèn)題。
在目前的司法實(shí)踐中，“同一技術(shù)術(shù)語(yǔ)在權(quán)利要求和說(shuō)明書中所表達(dá)的含義應(yīng)當(dāng)一致，不一致時(shí)應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求書為準(zhǔn)”。因此當(dāng)出現(xiàn)不一致的情形時(shí)，應(yīng)在專利審查程序把握機(jī)會(huì)，將權(quán)利要求中記載的技術(shù)方案補(bǔ)入說(shuō)明書中，使之得到形式上的支持。
4.擴(kuò)充自定義術(shù)語(yǔ)詞匯量，準(zhǔn)確把握自定義術(shù)語(yǔ)的通常含義
在羅士中訴深圳市藍(lán)鷹五金塑膠廠侵害實(shí)用新型專利糾紛案中，涉案專利權(quán)利要求1中關(guān)于鎖體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的技術(shù)特征為“垂直大孔的兩側(cè)設(shè)有貫穿其中心的縱向孔”。最高人民法院認(rèn)為，“貫穿”不是一個(gè)專業(yè)技術(shù)術(shù)語(yǔ)，但是涉案專利說(shuō)明書中也沒(méi)有對(duì)其含義做出特別界定，因此，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其通常含義對(duì)其進(jìn)行解釋。
因此，代理師并非需要事無(wú)巨細(xì)的對(duì)每一個(gè)自定義術(shù)語(yǔ)在說(shuō)明書中進(jìn)行解釋，而是應(yīng)有效依托于自定義術(shù)語(yǔ)的通常含義，支撐權(quán)利要求的保護(hù)范圍以及整個(gè)申請(qǐng)文件的清楚性、完整性。這就要求代理師在平時(shí)的撰寫中多總結(jié)自定義術(shù)語(yǔ)的詞匯量，并且對(duì)自定義術(shù)語(yǔ)的通常含義做到了若指掌，在使用的時(shí)候才能夠做到順手拈來(lái)。
綜上，自定義術(shù)語(yǔ)是把“雙刃劍”，它不僅是凸顯發(fā)明構(gòu)思、凝練技術(shù)特征，潤(rùn)色表達(dá)效果的有力武器，它也可能帶來(lái)表達(dá)不規(guī)范、不清楚、使本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法實(shí)現(xiàn)的破口漏洞。因此如何使用好這把“雙刃劍”也是考察代理師撰寫能力的標(biāo)準(zhǔn)之一。