作者：吳滌 合伙人、商標版權部經理

2014年5月1日施行的新《商標法》首次對商標在合理使用中的在先使用抗辯權做出了明確的規(guī)定，其中第五十九條第三款規(guī)定“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識”。

在先使用抗辯制度的確定，在我國實行商標保護以注冊為原則的前提下，加強了對在先實際使用并有一定影響的未注冊商標的保護力度，其主要目的是為了平衡在后的商標注冊人和在先的商標使用人之間的利益沖突，保護那些已經在市場上具有一定影響但未注冊的商標所有人的權益。

由此可見，具有“一定影響”的商標是在先使用抗辯權的構成要件之一。這意味著在先使用抗辯權并不適用于所有在先善意的在同一種或類似商品或服務上使用與他人注冊商標相同或相近似商標的情形。只有滿足“一定影響”的在先使用商標，其使用人才有權在原有的范圍內繼續(xù)使用該商標，而不應被認定為侵犯他人注冊商標權。

一、 將“一定影響”作為構成要件的原因

為什么要將“一定影響”作為在先使用抗辯權的構成要件，筆者認為主要有以下幾點原因。

(一) 商標法保護的本質

商標法的本質在于保護已有的市場信用或者促成市場信用的形成以及發(fā)展。[i]眾所周知，我國對于商標的保護主要采取的是注冊原則，即商標權的獲得通過注冊而產生，只有通過注冊產生的商標專用權才是對市場信用形成及發(fā)展的促成。對于未注冊商標而言，更多的是需要去保護其已經形成的市場信用。那么如何去判斷市場信用是否形成，只有通過是否具有“一定影響”來考量。對于影響范圍較小或者根本沒有影響的在先使用商標，顯然尚不具備相應的市場信用，也就不存在對其保護的意義和必要性。因此，對在先使用抗辯權中在先商標具有“一定影響”的限定，體現(xiàn)了商標法的保護本質，也在一定程度上減輕了保護成本。

(二) 商標專用權產生制度

根據(jù)《商標法》的有關規(guī)定，商標的注冊必須經過嚴格的形式審查和實質審查程序，才能由主管機關核準注冊，而且獲得的商標專用權僅僅限定于其注冊的商品或者服務上，由此可見商標專用權的獲得十分不易。另一方面，商標專用權是一種獨占排他的權利，一旦獲得，他人未經許可不得在相同或者類似的商品或服務上使用與該商標相同或者近似的商標。商標專用權受法律保護。任何侵犯注冊商標專用權的行為，都要承擔相應的法律責任。這也使得在法律層面上，商標專用權要高于在先使用權。在這樣的背景下，如果對于在先使用的未注冊商標的保護水準過高，無疑會沖擊到注冊制這一商標管理中的基本制度，既不利于市場秩序的穩(wěn)定，也有害于注冊商標權利人和消費者的利益。[ii]

(三) 商標注冊人的預見程度

在先使用抗辯權中要求在先使用的商標具有“一定影響”還考慮到了商標注冊人的預見程度。商標注冊人在申請注冊商標時，顯然并不能預見到相關市場上所有的在先使用的近似商標并加以避免。而對于那些沒有形成相應市場影響力或者影響力有限的相同或近似商標，若在商標侵權中亦能對商標注冊人的侵權控訴進行抗辯，對商標注冊人來說顯然有失公允，不利于促進市場的良性競爭。

二、對“一定影響”的判斷因素

如何判定在先商標是否有“一定影響”，主要可以從以下幾個方面來考慮。

(一) 影響區(qū)域

在先商標享有知名度的地域范圍，是判定其是否有“一定影響”的首要因素。筆者認為，在先使用抗辯權中的“一定影響”并不同于《商標法》第三十二條中關于打擊他人惡意搶注中所要求的“一定影響”，作為侵權抗辯理由的在先使用商標，由于其在先使用是善意的，所以應相應降低對一定影響的舉證要求。只要求在某個或者某幾個相對狹小的地域范圍內即可，比如某市或某縣。[iii]這不僅符合商標法設計在先權利的本質目的，即在于保護已經存在的市場先行利益和市場信用[iv]，而且又因對該在先商標在其后的使用做出了相應的限制，即在原使用范圍內、且可以由商標注冊人要求附加適當區(qū)別標識，而具備充分的合理性。

(二) 相關公眾

在哪些受眾中有“一定影響”也是需要考慮的因素之一。最高人民法院2002年發(fā)布的《審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第八條規(guī)定，“商標法所稱相關公眾，是指與商標所標識的某類商品或者服務有關的消費者和與前述商品或者服務的營銷有密切關系的其他經營者”。因此，對于在先使用抗辯權適用中所針對的相關公眾，應指在中國內地市場銷售使用該商標的商品時涉及的用戶、消費者及相關經營者、競爭者，或者在中國內地市場使用該商標提供服務時涉及的用戶、消費者及相關經營者、競爭者。[v]

可以肯定的是，這里所說的“一定影響”的相關公眾對象是指進入中國大陸流通領域所涉及的消費者及相關經營者。至于定牌加工中的在先使用商標，其相關產品未在大陸市場流通宣傳的，不應認定為有一定影響。

(三) 時間節(jié)點

新《商標法》第五十九條第三款明確規(guī)定了在先使用抗辯權產生的時間節(jié)點，即“商標注冊人申請商標注冊前”，也就是說，在先使用抗辯的前提是在后注冊商標的申請日期前的使用，產生實際區(qū)分的使用也應當早于在后注冊商標的申請日期[vi]，產生“一定影響”的時間節(jié)點也應該早于在后注冊商標的申請日期。

商標的價值在于使用，商標通過使用具有了區(qū)別商品和服務來源的功能，同時為企業(yè)獲得了商譽。商標在先使用權的設立正是在于保護在先使用人的利益，不因在后注冊商標的出現(xiàn)而歸零。其中，對在先使用權的產生規(guī)定了在先商標應具有“一定影響”，既符合商標法保護的本質，又與我國商標專用權的產生制度相契合，具有較高的實踐意義和可操作性。在如何判定“一定影響”的相關因素時，只有充分考慮影響區(qū)域、相關公眾和時間節(jié)點等因素，才能準確把握該要件的構成特點。

引用文獻：

[i] [日]田村善之，《商標法概說》（第2版），東京：弘文堂，2000年，第1-2頁。

[ii] 李揚：《商標法中在先權利的知識產權法解釋》,《法律科學》，2006年第5期，第41-50頁。

[iii] 參考日本《商標法》。

[iv] [日]澀谷達紀，《知的財產權法講義》（第3冊），東京：有斐閣，2005年，第290頁。

[v] 黃璞琳：《商標侵權案中在先使用抗辯相關問題探析》，中國工商報，2013年12月05日。

[vi] 戴怡婷，《商標在先使用抗辯的適用》，中國知識產權報，2014年6月10日。

參考文獻：

1. 郎勝主編：《中華人民共和國商標法釋義》，法律出版社，2013年版。

2. [日]田村善之：《商標法概說》（第2版），東京：弘文堂，2000年版。

3. 李揚：《商標法中在先權利的知識產權法解釋》,《法律科學》2006年第5期。

4. 日本《商標法》。

5. [日]澀谷達紀：《知的財產權法講義》（第3冊），東京：有斐閣，2005年版。

6. 黃璞琳：《商標侵權案中在先使用抗辯相關問題探析》，中國工商報，2013年12月05日。

7. 戴怡婷：《商標在先使用抗辯的適用》，中國知識產權報，2014年6月10日。