作者：梁忠益 專利代理師

在近來的專利代理實踐中，越來越容易陷入“審查員認為是公知常識-代理人堅持不是公知常識-駁回-提復審堅持不是公知常識-合議組堅持公知常識維持駁回”的死循環(huán)和怪圈，因此針對新的審查形勢，改變答辯思路，從更多的角度考慮更多其他的答辯方式很有必要。

正如審查指南第二部分第四章中所說的：“本節(jié)（第二部分第四章第3節(jié)）中發(fā)明類型的劃分主要是依據(jù)發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術的區(qū)別特征的特點作出的，這種劃分僅是參考性的，審查員在審查申請案時，不要生搬硬套，而要根據(jù)每項發(fā)明的具體情況，客觀地做出判斷”，因此相對應地，代理人也很有必要根據(jù)每項發(fā)明的具體情況靈活地進行創(chuàng)造性答辯。

一、三步法以外的創(chuàng)造性判斷的類型（審查指南第二部分第四章第4-5節(jié)）（一）、幾種不同類型發(fā)明的創(chuàng)造性判斷（審查指南第二部分第四章第4節(jié)）

１、開拓性發(fā)明是指一種全新的技術方案，在技術史上未曾有過先例，它為人類科學技術在某個時期的發(fā)展開創(chuàng)了新紀元。 開拓性發(fā)明同現(xiàn)有技術相比，具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性。

２、組合發(fā)明是指將某些技術方案進行組合，構成一項新的技術方案，以解決現(xiàn)有技術客觀存在的技術問題。在進行組合發(fā)明創(chuàng)造性的判斷時通常需要考慮：組合后的各技術特征在功能上是否彼此相互支持、組合的難易程度、現(xiàn)有技術中是否存在組合的啟示以及組合后的技術效果等。

３、選擇發(fā)明 是指從現(xiàn)有技術中公開的寬范圍中，有目的地選出現(xiàn)有技術中未提到的窄范圍或個體的發(fā)明。 在進行選擇發(fā)明創(chuàng)造性的判斷時，選擇所帶來的預料不到的技術效果是考慮的主要因素。

４、轉用發(fā)明是指將某一技術領域的現(xiàn)有技術轉用到其他技術領域中的發(fā)明。通常需要考慮：轉用的技術領域的遠近、是否存在相應的技術啟示、轉用的難易程度、是否需要克服技術上的困難、轉用所帶來的技術效果等。

５、已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明是指將已知產(chǎn)品用于新的目的的發(fā)明。通常需要考慮：新用途與現(xiàn)有用途技術領域的遠近、新用途所帶來的技術效果等。

６、要素變更的發(fā)明 要素變更的發(fā)明，包括要素關系改變的發(fā)明、要素替代的發(fā)明和要素省略的發(fā)明。通常需要考慮：要素關系的改變、要素替代和省略是否存在技術啟示、其技術效果是否可以預料等。

（二）、判斷發(fā)明創(chuàng)造性時需考慮的其他因素（審查指南第二部分第四章第5節(jié)）

當申請屬于以下情形時，審查員應當予以考慮，不應輕易作出發(fā)明不具備創(chuàng)造性的結論。相應的在答辯中，代理人也可以以下情形為理由爭辯發(fā)明具備創(chuàng)造性。

１、發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術難題 如果發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術難題，這種發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性。

２、發(fā)明克服了技術偏見  技術偏見，是指在某段時間內(nèi)、某個技術領域中，技術人員對某個技術問題普遍存在的、偏離客觀事實的認識，它引導人們不去考慮其他方面的可能性，阻礙人們對該技術領域的研究和開發(fā)。如果發(fā)明克服了這種技術偏見，采用了人們由于技術偏見而舍棄的技術手段，從而解決了技術問題，則這種發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性。

３、發(fā)明取得了預料不到的技術效果 發(fā)明取得了預料不到的技術效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術相比，其技術效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預期的想象。這種“質(zhì)”的或者“量”的變化，對所屬技術領域的技術人員來說，事先無法預測或者推理出來。當發(fā)明產(chǎn)生了預料不到的技術效果時，一方面說明發(fā)明具有顯著的進步，同時也反映出發(fā)明的技術方案是非顯而易見的，具有突出的實質(zhì)性特點，該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

４、發(fā)明在商業(yè)上獲得成功 當發(fā)明的產(chǎn)品在商業(yè)上獲得成功時，如果這種成功是由于發(fā)明的技術特征直接導致的，則一方面反映了發(fā)明具有有益效果，同時也說明了發(fā)明是非顯而易見的，因而這類發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性。

以上可統(tǒng)稱為三步法以外的創(chuàng)造性判斷的十種類型。

二、需要進行三步法以外的創(chuàng)造性判斷的可能情形

由于采用三步法以外的方式進行創(chuàng)造性答辯，其被審查員認可的可能性或者說發(fā)明被授權的前景具有很大的不確定性，因此這樣的答辯方式在大多數(shù)情況下顯然并非代理人的首選，因此我們建議通常只有遇到以下幾種情形時可以考慮采用三步法以外的方式進行創(chuàng)造性答辯：

1、當發(fā)明明顯屬于典型的上述的三步法以外的創(chuàng)造性判斷的十種類型之一，在答辯中自然應該明確向審查員指出該發(fā)明屬于上述的三步法以外的創(chuàng)造性判斷的十種類型之一從而應該具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步因此具備創(chuàng)造性，由此應該能夠明顯提高該發(fā)明被授權的可能性。

2、當發(fā)明按照常規(guī)的答辯方法進行答辯明顯已經(jīng)難以說服審查員改變沒有創(chuàng)造性的觀點時，有必要考慮和挖掘發(fā)明是否屬于上述的三步法以外的創(chuàng)造性判斷的十種類型之一，也就是說盡量往這十種類型上靠。

3、很多時候，可以采取兩種答辯方式（三步法和三步法以外）同時進行，以進一步提高該發(fā)明被授權的可能性。

三、案例分享

雖然以上一共列出了三步法以外的創(chuàng)造性判斷的十種類型，但其中實際上在專利代理實踐中相對更常見的是發(fā)明克服了技術偏見、發(fā)明取得了預料不到的技術效果、要素變更（主要是省略）的發(fā)明以及轉用發(fā)明等幾種情形，以下為相關的案例：

1、發(fā)明克服了技術偏見的案例（案號：132154TW01，已授權）

主要答辯過程如下：

獨立權利要求1相比于對比文件1（CN101123460）至少包括如下區(qū)別技術特征：于依據(jù)該頻譜分析結果來調(diào)整該傳送端的該至少一校正系數(shù)之前，在該至少一校正系數(shù)具有一預設初始設定之下，依據(jù)該頻譜分析結果來調(diào)整該測試信號；其中若該頻譜分析結果指出所接收到的該測試信號的功率小于一預定功率，則通知該傳送端增加該測試信號的功率；以及若該頻譜分析結果指出該測試信號的多個諧波功率大于背景噪聲，則通知該傳送端減少該測試信號的功率。

在審查意見中，審查員在評述申請人前次的意見陳述時認為“本領域技術人員熟知，測試信號的功率過大或者過小都會影響校正的準確性，而測試信號功率的大小是通過接收方的反饋獲得的，即需要根據(jù)接收信號方的反饋來調(diào)整測試信號。因此，在通過測試信號調(diào)整校正系數(shù)之前，本領域技術人員很容易想到先根據(jù)接收方的反饋，將測試信號調(diào)整到合適的范圍，這不需要克服技術上的障礙，其取得的技術效果也是本領域技術人員可以預期的”。

對此審查意見，申請人不能認同，并陳述理由如下（摘抄主要部分）：無論是從對比文件1給出的技術啟示還是從本領域技術人員甚至是普通人的思維慣性來看，為了實現(xiàn)校正的目的通常都是會想到不斷地根據(jù)頻譜分析的結果來不斷地增加或者減?。ɑ蛘哒f調(diào)整）校正系數(shù)以使結果不斷地逼近理想值，而不會想到去調(diào)整測試信號的功率，因此從這個意義上來說可以說本申請打破了人們的思維慣性或者說克服了技術偏見。由此可見，根據(jù)審查指南第二部分第四章關于創(chuàng)造性的審查原則和評判標準的規(guī)定，無論是從非顯而易見性還是從打破了人們的思維慣性（或者說克服了技術偏見）的角度來說，本申請權利要求1所要求保護的技術方案都具有創(chuàng)造性。

2、發(fā)明取得了預料不到的技術效果的案例（案號：134700TW01，已授權）

主要答辯過程如下：

修改后的權利要求4與對比文件1和2相比至少存在區(qū)別技術特征“在一除塵模態(tài)下，該第一風扇進行反轉操作，以提供除塵效果”?；凇霸摰谝伙L扇進行反轉操作，以提供除塵效果”的區(qū)別技術特征，本申請可實現(xiàn)“外部空氣流動可以改變方向，因此即使有塵附著現(xiàn)象，也會因空氣流動的反向而被吹落，塵堆積問題可以被大幅改善”（參見說明書第4頁第16-18行）這一出人預料的技術效果，因為對于本領域技術人員來說，為了改善除塵效果，往往只會想到加大風力或者減小風阻使風流動更順暢而不會想到反吹。由于出人預料的技術效果因此具有創(chuàng)造性。

3、要素省略的發(fā)明的案例（案號：144443TW01，已授權）

主要答辯過程如下：

對比文件2的主要反相器串接的是（由對置的兩個晶體管構成的）可變延遲單元而不是本申請的電阻，而且比本申請還多了與前饋反相器串接的晶體管。

最關鍵的是，就對比文件2中的可變延遲單元與本申請中的電阻所起的作用而言明顯不同，兩者無法相互替代。對比文件2中的可變延遲單元利用的是其中的高阻抗晶體管從開啟到建立飽和電流需要一定的時間（或者說晶體管的等效電容的充放電時間）而起到的對信號傳輸?shù)难舆t作用（參見對比文件2說明書第[0041]段等）；而本申請主要是使用了電阻的分壓作用（而晶體管完全導通后集-射電壓/電阻幾乎可以忽略不計）從而使某一主要反相器與相應的前饋反相器不會共享一個共同的輸出電壓V0而避免了爭用現(xiàn)象，當然本申請的電阻也和對比文件2中的可變延遲單元一樣起到了可變延遲（通過選擇不同的電阻值）的作用，但總體來說本申請的電阻起到了一舉兩得的作用，達到了比對比文件2更多更好的技術效果。也就是說，本申請通過比對比文件2更少的器件、更簡單的電路、更簡單容易的控制/操作方法/邏輯和更低的功耗及成本實現(xiàn)了比對比文件2更多更好的技術效果，單就這一點（省略要素的發(fā)明）來說，本申請權利要求1的技術方案相對于對比文件2就具有創(chuàng)造性。

4、轉用發(fā)明的案例（案號：LZ140390CN01，審查員更換對比文件）

主要答辯過程如下：

本申請屬于典型的轉用發(fā)明申請，申請人認為本申請符合轉用發(fā)明的創(chuàng)造性條件，因而具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性，具體理由如下。

1、首先，本申請轉用的是通信領域的技術，而本申請屬于電鏟設備領域或者說礦產(chǎn)挖掘設備領域，顯然兩者的技術領域相距很遠，并不類似或相近。

2、其實最重要的是，根據(jù)《審查指南》第二部分第四章4.4節(jié)（2）的規(guī)定：“如果這種轉用能夠產(chǎn)生預料不到的技術效果，或者克服了原技術領域中未曾遇到的困難，則這種轉用發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性”，也就是轉用發(fā)明申請只要滿足上述帶下劃線的兩個條件之一即具備創(chuàng)造性。而首先，從技術效果來說，本申請權利要求1的技術方案相對于現(xiàn)有技術能產(chǎn)生以下技術效果：1) 由于礦用電鏟上下車信號傳輸采用了無線通信方式，使得滑環(huán)高度可以降低，從而使結構更加簡單、實用，在拆裝時更加方便；2) 礦用電鏟上下車部分通信信息量不受滑環(huán)數(shù)量限制；3) 增強了系統(tǒng)運行的可靠性，降低滑環(huán)維護難度和成本；4) 藍牙通信保證了電鏟上下車之間通信的可靠性及快速響應。上述技術效果相對于通過滑環(huán)進行上、下車之間的信息交換及控制的現(xiàn)有技術來說顯然是預料不到的技術效果。第二，從克服原技術領域中未曾遇到的困難來說，本申請權利要求1的技術方案克服許多通信領域不會遇到的困難，比如強烈的聲光電的干擾、高濕度的環(huán)境、劇烈的震動以及超高溫和超低溫（如-40°C~80°C）的影響等。可見，本申請權利要求1的技術方案克服了許多技術上的困難，且取得了極好的效果，所以無論從上述兩個條件的哪個方面來說都具備創(chuàng)造性。

關于以上案例的更詳細案情，可參見具體案件；若欲了解更多的相關案例，則敬請期待后續(xù)，謝謝！