作者：潘一諾 專利代理人
根據(jù)專利法第二十二條第一款的規(guī)定，授予專利權的發(fā)明和實用新型應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。因此，申請專利的發(fā)明和實用新型具備創(chuàng)造性是授予其專利權的必要條件之一，也是專利審查意見中經(jīng)常被提及的問題之一。
同時，技術問題及技術效果的確定又是創(chuàng)造性審查中的關鍵性衡量要素。
○根據(jù)專利法第二十二條第三款的規(guī)定：
創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。
○根據(jù)《審查指南》第二部分第四章：
發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是非顯而易見的。如果發(fā)明是所屬技術領域的技術人員在現(xiàn)有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見的，也就不具備突出的實質(zhì)性特點。
發(fā)明有顯著的進步，是指發(fā)明與現(xiàn)有技術相比能夠產(chǎn)生有益的技術效果。例如，發(fā)明克服了現(xiàn)有技術中存在的缺點和不足，或者為解決某一技術問題提供了一種不同構思的技術方案，或者代表某種新的技術發(fā)展趨勢。
○同時《審查指南》中規(guī)定：判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見，通?？砂凑找韵氯齻€步驟進行：1）確定最接近的現(xiàn)有技術；2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題；3）判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。
確定區(qū)別技術特征和發(fā)明實際解決的技術問題，是上述三個步驟中的第二步，在創(chuàng)造性的顯而易見性判斷中具有承上啟下的關鍵作用，對創(chuàng)造性審查結論有直接影響。
因此，根據(jù)審查員在審查意見中提供的對比文件確定區(qū)別技術特征并重新確定發(fā)明實際解決的技術問題是答復審查意見時，常用的答辯方式之一。
下面將以一具體實例來說明，審查意見答復中，發(fā)明實際解決的技術問題的確定。
該案（申請?zhí)?01210536531.3）公開了一種“單杠變頻壓縮機的變?nèi)萘靠刂品椒ā?，其權利要?：
一種單缸變頻壓縮機的變?nèi)萘靠刂品椒ǎ涮卣髟谟冢簡胃鬃冾l壓縮機采用吸氣旁通，壓縮機氣缸1側設置多個旁通孔2，多個旁通孔2通過電磁閥3控制與氣缸吸氣腔4和排氣腔5的通斷，多個旁通孔2與氣缸吸氣腔連通時，壓縮機變?nèi)萘窟\行，多個旁通孔2與氣缸排氣腔5連通時，壓縮機全容量運行。
其結構參見該案公開文本圖1
該案圖1
該案說明書中公開的預期要解決的技術問題為：
本發(fā)明在單缸變頻壓縮機運轉頻率容許的范圍內(nèi)實現(xiàn)更小的制冷量/制熱量，增加壓縮機容量變化的范圍，保證了壓縮機在多種工況下的穩(wěn)定可靠運行。
審查員在第一次審查意見中提供對比文件1（KR10-2006-0065801A），對比文件1公開了如下內(nèi)容：單缸變頻壓縮機3采用吸氣旁通（氣缸側通過一旁通閥124設置有旁通孔31a），壓縮機3的氣缸114側設置一個旁通管31，一個旁通管31通過三通閥30控制與氣缸吸氣管21和排氣管22的通斷，旁通管31與吸氣管21連通時，壓縮機3變?nèi)萘窟\行，旁通管31與氣缸114排氣管22連通時，壓縮機3全容量運行。
其結構參見對比文件1圖1
對比文件1圖1
由此可見，對比文件1公開的內(nèi)容，實際上與權利要求1公開的內(nèi)容幾乎相同，其區(qū)別技術特征僅在于：1）設置有多個旁通孔；2）旁通孔并未設置有旁通閥。
若單獨針對該兩個區(qū)別技術特征本身來與審查員進行爭辯，會由于該兩個區(qū)別技術特征的設置過于簡單，從而被審查員評述為本領域技術人員所易于想到的。同時，該案預期要解決的技術問題（增加壓縮機容量變化的范圍，保證了壓縮機在多種工況下的穩(wěn)定可靠運行）由于過于上位，也與對比文件1所要解決的問題相同。
為了能夠解決這一問題，我們可以將該兩個區(qū)別技術特征帶入整個結構及整個運行過程來重新確定該兩個技術特征帶來的發(fā)明所實際解決的技術問題，以便說服審查員。
由于本案與對比文件1預期解決的技術問題都是容量變化和容量切換，因此，可以對該案權利要求1所要求保護的結構與對比文件1的結構在容量切換的過程進行比對分析：
在容量切換的過程中，根據(jù)對比文件1的結構，其壓縮機3是直接切換到全/小容量狀態(tài)下工作；
而該案的壓縮機由于設置了多個旁通孔，且旁通孔并未設置有旁通閥（區(qū)別技術特征），從而使得該案的壓縮機是在緩沖過程后再切換到全/小容量狀態(tài)下工作的。
通過對容量變化和容量切換過程的分析，在與審查員爭辯時，將發(fā)明實際解決的技術問題落地并具體化確定為：如何使得壓縮機在緩沖過程后再切換到全/小容量狀態(tài)下工作，進而緩解壓縮機的壽命和性能的降低。
盡管，該案的結構幾乎與對比文件相同，其區(qū)別技術特征也非常簡單，但在答復審查意見時，通過將發(fā)明預期解決的技術問題依據(jù)區(qū)別技術特征重新確定為更為具體的發(fā)明實際解決的技術問題，并由此說服了審查員，最終獲得了授權。
通過上述具體實例，在收到針對創(chuàng)造性的答復審查意見時，可以通過如下方式來確定發(fā)明實際解決的技術問題，以增加說服審查員的可能性：
1、從技術方案整體分析區(qū)別技術特征
即，不單獨比對區(qū)別技術特征本身，而是將區(qū)別技術特征融入整個結構和運行過程中分析，來確定發(fā)明實際解決的技術問題；
2、技術問題具體化
即，根據(jù)分析結果使發(fā)明實際解決的技術問題相比發(fā)明預期要解決的技術問題更加具體化，便于審查員更準確的了解區(qū)別技術特征所能實際解決的技術問題及可以帶來的功能或效果。