作者：王輝 專利代理人
一、引言
目前，專利局非常關(guān)注審查質(zhì)量，在專利申請的實質(zhì)審查期間，對技術(shù)方案的創(chuàng)造性進(jìn)行評價時，公知常識的引用頻率較高，經(jīng)常采取“由對比文件結(jié)合公知常識可以得出本專利申請的權(quán)利要求所請求保護(hù)的技術(shù)方案”的評價方式來否定專利申請的創(chuàng)造性。并且在評述公知常識的過程中，審查員一般不會舉證。
根據(jù)相關(guān)的數(shù)據(jù)估算，在中國審查員發(fā)出的審查意見通知書中，當(dāng)涉及創(chuàng)造性缺陷時，引用公知常識的比例高達(dá)95.2%。作為對比，在歐專局發(fā)出的檢索報告中，該比例僅為37.5%；而在美國專利商標(biāo)局的審查意見通知書中，該比例低至9.5%，三者之間的差異非常驚人。因此，可以說，在我國審查實踐中，“公知常識”被廣泛適用于創(chuàng)造性評價，在專利的授權(quán)程序、確權(quán)程序中發(fā)揮著非常重要的作用。
對于如何積極有效地針對“公知常識”相關(guān)審查意見進(jìn)行答辯，筆者結(jié)合實際工作經(jīng)驗從以下幾方面進(jìn)行探討，供參考。
二、公知常識的概念
對于公知常識的概念，專利法及其實施細(xì)則都沒有進(jìn)行明確定義，在《專利審查指南》中也僅僅以舉例的方式做了解釋?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值谒恼碌?.2.1.1節(jié)中提到，所述區(qū)別特征為公知常識，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段。此外，例如，《專利審查指南》第4部分復(fù)審與無效請求的審查第4.3節(jié)關(guān)于證據(jù)的認(rèn)定也有所提及，即對駁回決定和前置審查意見中主張的公知常識補(bǔ)充相應(yīng)的技術(shù)詞典、技術(shù)手冊、教科書等所屬技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識性證據(jù)。
從《專利審查指南》相關(guān)內(nèi)容可以總結(jié)出，公知常識為本領(lǐng)域中的慣用手段，教科書、工具書（技術(shù)詞典或技術(shù)手冊）等中披露的解決技術(shù)問題的技術(shù)手段等。公知常識是經(jīng)過長期科研、生產(chǎn)、使用或者生活積累而成，已經(jīng)獲得了非常廣泛的認(rèn)可，并為相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)人員所知或者應(yīng)該獲知。因此，基于這種特性，一旦某個技術(shù)特征被認(rèn)定為公知常識，則必然地，通過其獲得的技術(shù)效果也被默認(rèn)為是公知的，那么以此技術(shù)特征為區(qū)別特征的技術(shù)方案也必然是顯而易見的。
三、公知常識的答復(fù)
在大部分的公知常識的評述過程中，審查員一般不會舉證。而是，僅僅評述該技術(shù)特征是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常用技術(shù)手段，屬于公知常識。從而得出，在對比文件的基礎(chǔ)上結(jié)合公知常識得出權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案，對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的，判定權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性。
《專利審查指南》第二部分第八章第4.10.2.2規(guī)定，審查員在審查意見通知書中引用的公知常識應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。也就是說，對于公知常識的認(rèn)定并未要求必須提供文獻(xiàn)證據(jù)，而是可以通過說明理由來證明。
在審查員不舉證的基礎(chǔ)上，無法通過對比技術(shù)領(lǐng)域、所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和技術(shù)效果來答復(fù)審查意見。僅僅提出讓審查員提供證據(jù)是存在很大風(fēng)險的。因此，如何針對公知常識有目的地進(jìn)行合理且有效的爭辯，對于申請人和代理人而言是非常重要的。可以從以下幾方面入手：
第一方面，將重新確定的技術(shù)問題與公知常識的效果進(jìn)行比對
根據(jù)《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1節(jié)規(guī)定，要確定一項區(qū)別技術(shù)特征是否確實屬于公知常識，除了判斷該區(qū)別技術(shù)特征是否是本領(lǐng)域公知常識之外，還要判斷該區(qū)別技術(shù)特征在本發(fā)明中所起的作用或所獲得的技術(shù)效果是否與所認(rèn)定的公知常識的作用或所獲得的技術(shù)效果相同。
例如，要求保護(hù)的發(fā)明涉及一種模塊化連接結(jié)構(gòu)，其中，單個連接結(jié)構(gòu)具有正六邊形截面。一份對比文件公開了類似的連接結(jié)構(gòu)，其中單個連接結(jié)構(gòu)具有圓形截面。審查意見通知書認(rèn)為，將一個具有圓形截面的結(jié)構(gòu)根據(jù)需要修改為正六邊形截面的結(jié)構(gòu)是本領(lǐng)域的公知常識。筆者認(rèn)為，在進(jìn)行任何判斷時都必須將所評價的技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題和所實現(xiàn)的技術(shù)效果相結(jié)合。雖然圓形、正六邊形屬于常見幾何形狀，但是具體到該發(fā)明的技術(shù)方案，采用正六邊形截面時，各個連接結(jié)構(gòu)能夠在六個側(cè)面處與其他連接結(jié)構(gòu)鄰接，從而節(jié)省存儲空間，這正是本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題。因此，在此案中顯然不能脫離該發(fā)明的整體技術(shù)方案而單獨(dú)考慮正六邊形截面是否為本領(lǐng)域公知常識。
第二方面，將該公知常識與最接近對比文件所公開的技術(shù)方案進(jìn)行結(jié)合
將公知常識與最接近對比文件所公開的技術(shù)方案進(jìn)行結(jié)合。分析最接近對比文件存在的技術(shù)問題，是否存在改進(jìn)的技術(shù)啟示，是否存在將該公知常識與對比文件結(jié)合的技術(shù)啟示；再者，分析結(jié)合后是否能夠產(chǎn)生與本申請相同的技術(shù)效果。例如，當(dāng)審查意見認(rèn)定“螺栓”為公知常識時，對“螺栓應(yīng)用于該技術(shù)方案”是否顯而易見進(jìn)行爭辯。
對于審查員以公知常識認(rèn)定的一項區(qū)別技術(shù)特征，本領(lǐng)域技術(shù)人員是否必然地容易想到將其與最接近的對比文件進(jìn)行結(jié)合呢？筆者認(rèn)為，并不盡然。例如，一項發(fā)明專利申請?zhí)峁┝艘环N臺式電腦，該臺式電腦的其中一個特征在于顯示器背后設(shè)置有鍵盤收線器，用于縮放鍵盤連接線的長度；審查員引用的最接近的對比文件公開了一種筆記本電腦，同時審查員提出對連接線進(jìn)行收納屬于公知常識。眾所周知地，通常意義上的筆記本電腦都是一體式的結(jié)構(gòu)，顯示器與鍵盤之間并不存在連接線，因此，即便代理人認(rèn)可審查員提出的公知常識的論斷，但是該技術(shù)特征并不能夠與最接近的對比文件進(jìn)行結(jié)合。
當(dāng)然，為了便于理解，該案例的矛盾點較為突出，代理人在面對這樣的案例也很容易想到以此進(jìn)行意見陳述；然而，對于絕大多數(shù)的審查意見通知書而言，這種結(jié)合的“非顯而易見性”并不容易察覺。在這種情況下，代理人可以嘗試跳出審查員設(shè)下的“三步法”的陷阱，重新審視審查員所引用的最接近的對比文件，嘗試尋找甚至“制造”其文本中存在的與該公知常識結(jié)合后邏輯無法自洽的依據(jù)。特別是在其說明書的背景技術(shù)以及具體實施例等在審查中容易被忽略的部分，哪怕是只言片語，也可能給出與本申請不同的技術(shù)啟示；本領(lǐng)域技術(shù)人員在單獨(dú)閱讀該最接近的對比文件時，在這種不同的甚至有可能是相反的技術(shù)啟示的引導(dǎo)之下，自然難以想到將該公知常識與其進(jìn)行結(jié)合。就好比在公知常識范圍內(nèi)，植物的生長需要適宜的土壤和水分的滋養(yǎng)；但是適合小麥生長的土壤極大可能地?zé)o法種植水稻。相應(yīng)地，審查員引用的最接近的對比文件是否能夠提供適合該公知常識生長的“土壤”？這一問題可能沒有答案，但是這一問題的提出，也許能夠幫助代理人尋找到或者制造出通往答案的路徑。
第三方面，對該區(qū)別技術(shù)特征本身是否為公知常識或慣用手段進(jìn)行辯論
審查員對本申請中的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容是否為公知常識并沒有十足把握且未找到相應(yīng)證據(jù)的情況下，為了提髙審查效率，通常做法是在笫一次審查意見通知書中將其先認(rèn)定為公知常識，并輔之以必要的說理，從而督促申請人對該技術(shù)內(nèi)容是否為公知常識發(fā)表意見和舉出反證。隨后在與申請人的溝通中，如果申請人對此未提出反對意見，則沒有再査證的必要；如果申請人舉出有說服力的反證，則放棄認(rèn)定該技術(shù)內(nèi)容為公知常識的觀點。
因此，在答復(fù)審查意見的時候，申請人可以自行查找資料，確定新的公知常識，從而確定審查員認(rèn)為的本申請中的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容并不是公知常識。而且，申請人還可以將自己查找的公知常識與審查員認(rèn)定的公知常識的技術(shù)特征、技術(shù)效果進(jìn)行對比，以確定本申請中的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容相對于新的公知常識是有突出的實質(zhì)性特點和顯著進(jìn)步的。
在申請人重新確定公知常識的基礎(chǔ)上，審查員如果沒有對此提出反對意見，則認(rèn)為認(rèn)同了申請人的意見，那么提高了本申請具有創(chuàng)造性的可能性。審查員如果對此提出反對意見，必然會進(jìn)行舉證。可以針對審查員的舉證在下一次審查意見中進(jìn)行答復(fù)。
另外，在審查意見答復(fù)中可以說明：目前，發(fā)明專利審查周期較長，少則兩三年、多則四五年，而且，當(dāng)前科技發(fā)展速度較快，當(dāng)前認(rèn)為是公知常識，在申請日之前不一定是公知常識。審查員不進(jìn)行舉證而僅僅通過其儲備知識判斷是否為公知常識，其準(zhǔn)確性和公允性很難令人信服，希望審查員對公知常識進(jìn)行舉證。
四、結(jié)語
以上僅是筆者對于評判創(chuàng)造性時關(guān)于公知常識的分析和探討，希望能夠?qū)ι暾埲思皩＠砣嗽诖饛?fù)審查意見的過程中有所幫助。申請人及專利代理人需要根據(jù)實際情況具體分析靈活掌握關(guān)于公知常識的答復(fù)。另外，希望我國專利局對于認(rèn)定公知常識的標(biāo)準(zhǔn)定義的較為細(xì)致，以便于審查員的審查和申請人的答復(fù)。