作者：盛曉穎 律師、專利代理人
在我國，由于實用新型專利與外觀設(shè)計專利僅通過形式審查即被授權(quán)，不需要進(jìn)行實質(zhì)審查，因此為了評估已授權(quán)實用新型專利與外觀設(shè)計專利的穩(wěn)定性，權(quán)利人或利害關(guān)系人可以向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請針對該實用新型專利或是外觀設(shè)計專利的專利權(quán)評價報告。
一.專利權(quán)評價報告的作用
首先，專利權(quán)評價報告并不是一份具有嚴(yán)格法律效力的文書，因為專利權(quán)評價報告的結(jié)論并不確定專利的效力，專利的效力是通過專利無效程序確定的。也就是說，無論專利權(quán)評價報告的結(jié)論為有專利性還是沒有專利性，在沒有經(jīng)過專利無效程序時，該篇專利仍然是有效的，其結(jié)論也同樣并不能代表之后可能有的專利無效的一定會有相同的結(jié)果。
雖然如此，然而在實踐中，專利權(quán)評價報告卻被一定程度地認(rèn)可并使用。
1.行政執(zhí)法
在尋求行政救濟(jì)時，很可能需要專利權(quán)評價報告，根據(jù)《專利行政執(zhí)法辦法》第十一條的規(guī)定“請求管理專利工作的部門處理專利侵權(quán)糾紛的，應(yīng)當(dāng)提交請求書及下列證明材料：…（二）專利權(quán)有效的證明，即專利登記簿副本，或者專利證書和當(dāng)年繳納專利年費(fèi)的收據(jù)。專利侵權(quán)糾紛涉及實用新型或者外觀設(shè)計專利的，管理專利工作的部門可以要求請求人出具由國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的專利權(quán)評價報告（實用新型專利檢索報告）。…”
2.專利侵權(quán)訴訟
在專利侵權(quán)訴訟中，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（下稱《若干規(guī)定》）第八條規(guī)定“對申請日在2009年10月1日前（不含該日）的實用新型專利提起侵犯專利權(quán)訴訟，原告可以出具由國務(wù)院專利行政部門作出的檢索報告；對申請日在2009年10月1日以后的實用新型或者外觀設(shè)計專利提起侵犯專利權(quán)訴訟，原告可以出具由國務(wù)院專利行政部門作出的專利權(quán)評價報告。根據(jù)案件審理需要，人民法院可以要求原告提交檢索報告或者專利權(quán)評價報告。原告無正當(dāng)理由不提交的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔(dān)可能的不利后果?！?，因此雖然專利權(quán)評價報告不是權(quán)利人或利害關(guān)系人起訴的必備條件，但在法院要求提供時，還是必須要提供的。
另外，在訴訟中專利權(quán)評價報告具有阻止案件中止的作用，《若干規(guī)定》第九條規(guī)定“人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期間內(nèi)請求宣告該項專利權(quán)無效的，人民法院應(yīng)當(dāng)中止訴訟，但具備下列情形之一的，可以不中止訴訟：（一）原告出具的檢索報告或者專利權(quán)評價報告未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致實用新型或者外觀設(shè)計專利權(quán)無效的事由的；……”
3.知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)備案
在進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)備案時，如備案實用新型專利或是外觀設(shè)計專利，就必須要提供專利權(quán)評價報告。
4.電商平臺
在電商平臺上進(jìn)行維權(quán)時，也常需要提供專利權(quán)評價報告。例如在淘寶網(wǎng)投訴侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)時，會要求請求人上傳外觀設(shè)計專利證書以及專利權(quán)評價報告。
正是由于專利權(quán)評價報告在實踐中的作用，權(quán)利人或利害關(guān)系人在維權(quán)前?？紤]先做一個專利權(quán)評價報告。然而，需要注意的是，專利權(quán)評價報告同樣會對維權(quán)帶來風(fēng)險。
二.專利權(quán)評價報告帶來的維權(quán)風(fēng)險
在申請專利權(quán)評價報告時，很難預(yù)測其結(jié)論，當(dāng)專利權(quán)評價報告的結(jié)論不利于權(quán)利人或是利害關(guān)系人時，反而會因為專利權(quán)評價報告帶來維權(quán)阻礙。
1.專利權(quán)評價報告難以救濟(jì)
權(quán)利人或利害關(guān)系人對于專利權(quán)評價報告的結(jié)論不服，很難得到救濟(jì)。
首先，根據(jù)《審查指南》規(guī)定，專利權(quán)評價報告只能做一次，針對專利局已作出專利權(quán)評價報告的實用新型專利或者外觀設(shè)計專利提出的專利權(quán)評價報告請求的，視為未提出。
其次，專利權(quán)評價報告雖然是專利局作出的，但并不屬于行政決定，無法針對專利權(quán)評價報告提出行政復(fù)議或是行政訴訟。
最后，根據(jù)《審查指南》的規(guī)定，對于專利權(quán)評價報告的救濟(jì)只有一種，“請求人認(rèn)為專利權(quán)評價報告存在需要更正的錯誤的，可以請求更正”?？筛膬?nèi)容包括“(1) 著錄項目信息或文字錯誤；(2) 作出專利權(quán)評價報告的程序錯誤；(3) 法律適用明顯錯誤；(4) 結(jié)論所依據(jù)的事實認(rèn)定明顯錯誤；(5) 其他應(yīng)當(dāng)更正的錯誤?！毙枰⒁獾氖?，這里載明的可更正的內(nèi)容中涉及實體問題的，包括法律適用錯誤以及事實認(rèn)定錯誤都附加了形容詞“明顯”。更正程序啟動后，將組成三人復(fù)核組，對原專利權(quán)評價報告進(jìn)行復(fù)核。針對專利權(quán)評價報告，一般只允許提出一次更正請求，但對于復(fù)核組在補(bǔ)充檢索后重新作出的專利權(quán)評價報告，請求人可以再次提出更正請求。由此可看出，即使有更正程序，但更正程序的適用條件仍然較為苛刻。
筆者認(rèn)為，從理論上還存在另一種救濟(jì)方式，即可以由專利權(quán)人或是其他人以與專利權(quán)評價報告相同的證據(jù)以及理由提起專利無效，如通過無效程序最終維持專利有效，則能有力駁斥專利權(quán)評價報告的結(jié)論。當(dāng)然，專利無效是有風(fēng)險的，尤其是在涉及類似創(chuàng)造性這種爭議較大的問題時。
有人將專利權(quán)評價報告類比作發(fā)明專利中的實質(zhì)審查，然而從權(quán)利權(quán)評價報告的救濟(jì)來看，專利權(quán)評價報告對權(quán)利人要求更為嚴(yán)苛。
2.結(jié)論不利的評價報告阻礙維權(quán)
上文的第一部分中闡述了專利權(quán)評價報告的作用，那么當(dāng)專利權(quán)評價報告不利時，可能有多少作用就帶來了多少阻礙。
當(dāng)權(quán)利人或利害關(guān)系人對于不利的專利權(quán)評價報告切實有理由說明其結(jié)論不恰當(dāng)，然而又難以得到救濟(jì)時，維權(quán)就陷入了兩難的境地。
首先，通過電商平臺或是知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)備案進(jìn)行維權(quán)就困難了，專利權(quán)評價報告是必須提供的文件，無法回避。
其次，雖然仍然可尋求行政或訴訟保護(hù)，但風(fēng)險增大，由于可能發(fā)生中止訴訟造成了訴訟成本大大增大。在?？诃偵絹韺毸芰匣厥占庸S（下稱瓊山公司）等訴海口市知識產(chǎn)權(quán)局、第三人海南南寶塑料制品有限責(zé)任公司（下稱南寶公司）撤銷行政處罰糾紛一案(2015海中法行初字第171號)中，第三人南寶公司為涉案實用新型專利的專利權(quán)人，在請求被告?？谥R產(chǎn)權(quán)局處理原告瓊山公司等侵權(quán)行為前，已獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局對涉案專利作出了否定性的專利權(quán)評價報告，但并未向被告提交。法院認(rèn)為在南寶公司未告知對涉案專利已存在否定性的專利權(quán)評價報告的前提下，被告即認(rèn)定原告存在侵犯第三人專利權(quán)的行為，故被告作出的《專利侵權(quán)糾紛處罰決定書》的程序不合法。
再次，自力救濟(jì)風(fēng)險增大。發(fā)送侵權(quán)警告函時，尤其是向經(jīng)銷商發(fā)送時，需要進(jìn)一步審慎用詞，以及提供充分信息。
最后，增大了啟動專利無效程序的幾率。根據(jù)《專利法實施細(xì)則》第五十七條以及《審查指南》規(guī)定，國家知識產(chǎn)權(quán)局在作出專利權(quán)評價報告后，任何單位或者個人可以查閱或者復(fù)制。競爭對手無法申請專利權(quán)評價報告，然而一旦專利權(quán)評價報告作出，競爭對手則可查閱復(fù)制，可能進(jìn)一步發(fā)起專利無效程序。
三.小結(jié)
專利權(quán)評價報告是一把雙刃劍，作為律師應(yīng)仔細(xì)向當(dāng)事人說明其中的利害關(guān)系以及對維權(quán)的影響，從而以便客戶判斷是否申請專利權(quán)評價報告。
一旦作出的專利權(quán)評價報告的結(jié)論不利，應(yīng)仔細(xì)分析其內(nèi)容，判斷專利切實的穩(wěn)定性，針對性地做好救濟(jì)或是之后維權(quán)準(zhǔn)備。